OEM行为是否构成商标侵权问题，在知识产权界特别是商标领域长期存在争论；近来，争议又进一步扩大，涉及三种情况：（1）涉外定牌加工的行为是否构成我国商标法规定的商标侵权行为；（2）定牌加工行为能否使商标符合在先使用并有一定影响力的要求、从而阻却他人以不正当手段在相同或类似商品上的商标注册；（3）定牌加工行为能否对抗他人以连续三年停止使用为由所提出的撤销请求。
围绕这三个方面的问题，现有观点多囿于对于定牌加工中的“贴牌”行为是否属于商标法意义上的“使用”行为进行论争，而若在商标侵权问题中认为“贴牌”不属于使用，则会在后两种情况下遭遇尴尬。但是，“法律的生命不在于逻辑而在于经验”，本文试图对现有的典型案例和学术观点加以汇总，并提出宜避开目前囿于对商标使用理解的争论、从商标法律对商标专用权保护之原意出发、根据实际情况切实保护商标专用权的观点，力求在每个具体案件中都使法律的公平正义得以体现。
OEM是否构成商标侵权行为
对于这个问题，业界有人将各种观点归纳成“否定说”、“肯定说”、“折中说”和“侵权例外说”四种类型，足见在此问题上的众说纷纭。汇总各类观点可见，定牌加工是否构成商标侵权的争议焦点目前主要在于定牌加工中的商标使用行为是否构成我国商标法意义上的“商标使用行为”，即如何理解我国商标法中“使用”一词；进而定牌加工中的商标标识的制造、印制行为是否构成我国商标法规定的“商标侵权行为”。同时，还涉及“混淆”问题、“合同性质”问题、知识产权的“地域性”问题等。
在已有判决中，也有四种结论：（1）构成侵权并判令赔偿；（2）构成商标侵权并酌情判令赔偿；（3）构成侵权但不赔偿；（4）不构成侵权。例如：
认为构成商标侵权并判令赔偿的——如美国耐克与西班牙耐克商标侵权纠纷案和诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司商标侵权案。
认为构成商标侵权并酌情判令赔偿的——如宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案。
认为构成商标侵权但不赔偿的——如李丽莎与厦门市华美嘉进出口有限公司侵害商标专用权纠纷。
认为不构成商标侵权——如香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标纠纷案、上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司的“JOLIDA”商标纠纷案、鳄鱼恤有限公司与青岛瑞田服饰有限公司商标纠纷案。
作者认为，在定牌加工是否构成商标侵权的问题上，看来需要避免纠缠于“商标使用”这一概念。毫无疑问的是，离开了使用，商标的功能就得不到实现，对此作者没有任何质疑；但对于定牌加工是否构成商标侵权的判断，在法律法规没有明确字面规定的情况下，宜从商标法对商标专用权保护的本源目的出发进行思考，跳出从概念到概念的思维方式。
典型的OEM行为大致包括（但并不限于）以下几种情况：
境外定做方在其本国境内和出口目的港国拥有商标注册，委托OEM厂商加工生产的产品全部出口到定做方的境内或出口目的港国；
境内定做方委托OEM厂商加工生产，OEM厂商在中国国内交付，境内定做方可能将全部或部分产品在中国进行销售或使用；
OEM厂商自行在中国生产，并全部出口往目的港国。
OEM行为在是否构成商标侵权的问题上情况的确比较复杂，没有足够的法律依据就如某些判决中那样将《商标法》中的“使用”限定在流通领域中的使用是值得商榷的，也会对其它商标使用行为的认定带来困扰；而在判断OEM是否构成商标侵权时，也不宜仅囿于对“使用”的立法本意以及OEM的使用究竟是否属于商标法意义上的使用之解读。而宜结合OEM厂商实际行为特点、原告商标注册和使用情况、原告商标注册历史（即有无明显的商标抢注迹象）、对中国商标注册人在中国市场乃至相关国际市场的潜在影响、以及考虑OEM厂商的主观意图和合理注意义务后综合进行判断，从而对具体案件中的OEM行为是否构成商标侵权作出结论。特别是要判断OEM厂商的行为是否会给商标权利人在中国市场份额带来任何实质性损害或不正当挤占、以及是否存在给中国商标权利人的商标权带来任何可预见的潜在损害。这是对商标专用权加以保护的本源意义。
即使定牌加工的商标在中国境内没有注册，只要定牌加工行为满足以下条件就不宜被认为是商标侵权：（1）定牌加工的商品是进入贴牌商标受保护国的市场，即委托加工方在产品出口目的国拥有该定牌商标的商标权；（2）全部产品仅供出口并不在中国境内销售，因而这种商业行为将被视为单纯的、正当的、善意的涉外定牌加工；（3）无证据表明OEM厂商有任何危害中国商标注册人的中国市场或相关国际市场利益的迹象。在OEM厂商围绕上述情况进行了举证，就不宜再要求OEM厂商更重的举证责任。
只需OEM厂商有证据印证其在主观上没有在国内销售的意图、也没有客观上在国内销售的可能，则代加工的全部产品仅供出口而不会接触中国国内的相关公众，因此不会给商标权利人在中国市场份额带来任何实质性损害或被不正当挤占，最终不会给其享有的商标权带来任何损害。但在其它情形下，可以要求OEM厂商更重的举证义务、甚至认定构成商标侵权。
因此，在上述a情况中，在纯涉外定牌加工活动中，OEM厂商不但在主观上没有任何在中国进行销售的目的，而且对中国商标注册人的中国市场、国际市场均无任何实际或潜在的影响，特别是在OEM厂商查验了境外定作方的商标注册情况、尽到了注意义务的情况下，不宜认定构成商标侵权。
尤其是，当中国商标注册人的中国注册商标明显是对定做人商标的抢注时，认定OEM行为构成商标侵权更应慎重。
在上述b情况中，由于OEM厂商的行为不能保证其交付的产品均不在中国境内销售或使用，且未对境内定做方的商标注册情况进行查验核实，对中国的实际商标注册人在中国的市场存在潜在的影响，因此结合具体情况认定为商标侵权是合适的。在此种情况下，可以要求OEM厂商更重的举证义务、以及对其是否切实尽到注意义务予以更多的考虑。
在上述c情况中，如果中国的商标注册人在出口目的港国也拥有商标注册，则该出口行为很可能构成对商标注册人在该出口目的港国的市场造成侵害，为对该即发侵权行为进行预先防止，将OEM厂商的行为认定为构成商标侵权是合适的；即便有一种可能是该出口目的港国也仅是往第三国的转口贸易，但当货物到达该出口目的港国后，OEM厂商和中国商标注册人对该批货物也并无任何控制力，因此也无法消除该侵害的可能，在此种情况下，认定OEM行为构成商标侵权也是合适的。
OEM能否使商标符合在先使用并有一定影响力的要求
作者认为，虽然销往国外这一行为并不影响某些商标在该行业领域内的知名度，但在定牌加工的生产和运输过程中所涉及的经营者即便与加工产品具有密切联系，他们也并非加工产品的购买者，他们仅通过与加工方开展业务往来或者通过运输商品等方式获知所“贴”商标标志，这些经销商不需要通过加工产品上附着的商标识别商品的来源，此时商标并未发挥识别商品来源的功能。因此，仅仅OEM的使用确实并不足以使该定牌加工产品的商标构成通过使用具有一定影响力的未注册商标。在最高院“无印良品”一案中，法院最终以证据“不足以证明在先使用并有一定影响”来审结此案尚有一定道理，但仍引起业界对法院究竟是认为“OEM不构成使用”还是“商标虽使用但未形成一定影响”而产生的理解分歧。
但是，北京高院在巢汉良一案中推翻商评委裁定和一审判决，认为商标在先使用须使附着商标标记的商品进入流通环节，使相关公众能够通过商标在商品或服务与其提供者之间建立相应关联的观点，在商标法第三十二条的适用方面值得商榷。商标法第三十二条的设立目的是阻止以不当手段抢先注册他人商标的行为，而在先使用并有一定知名度也应是证明抢注人应知他人商标存在的条件之一。不能排除在OEM产品未投入中国国内市场进行流通的情况下，因OEM厂商的商务活动、定做人在中国的业务活动等导致本行业或社会上相关公众对定做人商标的了解。如果确能在OEM定做证据之外，有其它证据证明定做人的商标已为相关公众所了解（如该案中被商评委和一审法院采信的行业商会证明等材料），则不宜认定被抢注的商标因未投入中国市场上的流通环节而不构成商标使用。